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發明專利申請案如涉有生物材料,申請書上要聲明嗎?

生物材料寄存資訊,不以載明於申請書為必要。若於申請書中聲明須寄存生物材料,但未檢送寄存證明文件,本局將通知於法定期間內補送寄存證明文件;若未聲明,申請人應自行於法定期間內檢送證明文件。

 

發明專利申請案如涉有生物材料,有什麼相關規定?

有關生物材料或利用生物材料之發明專利,須同時兼顧公開性、再現性及菌種活性之穩定,且活體生物材料尚非說明書或圖式可以充分完全描述,因此,當生物材料不是該技術領域中具有通常知識者易於獲得時,為使其申請專利內容揭露完整及可被利用,申請人即有必要將其申請專利之生物材料寄存於具有公信力之機構,並提出寄存證明文件。如未於申請前寄存於寄存機構,為說明書揭露不完整,會影響其案件之可專利性。
有寄存生物材料的必要時,應依下列規定寄存:
(1) 在申請前(當日寄存亦可)將該生物材料寄存在本局指定之國內寄存機構。
(2) 申請前已於本局認可之國外寄存機構寄存者,可於申請日後4個月內(主張優先權者,最早之優先權日後16個月內),檢送寄存於本局指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件,不受最遲應於申請日在國內寄存之限制。
(3) 外國與我國有簽訂相互承認寄存效力之協議者,申請人如於該外國所指定其國內之寄存機構寄存,並於法定期間內,檢送該國外寄存機構出具之證明文件者,不受應在國內寄存之限制。
(4) 在說明書上載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼。

 

何謂生物材料?

生物相關發明「生物材料」,指含有遺傳訊息,並可自我複製或於生物系統中複製之任何物質,包括載體、質體、噬菌體、病毒、細菌、真菌、動物或植物細胞株、動物或植物組織培養物、原生動物、單細胞藻類等。

 

申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開可否適用優惠期?

不可以。公開公報或專利公報所致公開之目的在於避免他人重複投入研發經費,或使公眾明確知悉專利權範圍,與優惠期之主要意旨在於使申請人得以避免因其申請前之公開行為而致無法取得專利保護,例外不喪失新穎性及進步性(創作性),在規範行為及制度目的上均不相同,因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者,不得適用。

 

公司內部的會議紀錄,可以作為優惠期證明文件嗎?

適用優惠期之事實必須是公開的事實,其公開態樣並無限制,若公司內部會議紀錄沒有公開,則無優惠期之適用。惟若第三人違反保密義務或經剽竊而將該發明內容公開,屬於「非出於申請人本意所致之公開」之情事,若申請人於該公開後12個月內申請發明專利,則該發明仍適用優惠,惟申請人應舉證該第三人如何得知其發明並將該發明予以公開,相關證明文件包括公司內部會議紀錄等。

 

何謂適用優惠期之事實有「密不可分」之情況?

所謂「密不可分」之情況,例示如下:
(1) 連續數日進行之實驗。
(2) 公開實驗及其當場散佈之說明書。
(3) 刊物的初版及再版。
(4) 研討會之論文發表及其後據此發行之論文集。
(5) 同一展覽會之巡迴展出。
(6) 展覽會之陳列及其後發行之參展型錄。
(7) 同一論文於出版社網頁之先行發表及其後於該出版社之刊物發表。
(8) 學位論文之發表及該論文於圖書館之陳列。
多次公開之間是否具有密不可分之關係,應就各次公開事實作成客觀的判斷,若經審查認定非屬密接關聯,而作為使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術,智慧局將於審查意見通知及核駁審定書充分敘明具體理由。

 

智慧局如何審查專利申請案是否有優惠期之適用?優惠期之適用有問題時,申請人是否仍須證明?

(1) 一公開事實,除於專利公報上所為之公開外,若同時符合2個要件(1)申請人於該公開事實發生後12個月內申請發明或新型專利(6個月內申請設計專利);(2)該公開係申請人出於本意或非出於本意所致者,則該創作適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠,該次相關技術內容之揭露非屬判斷申請專利之創作是否具有新穎性或進步性之先前技術。
(2) 專利申請案符合優惠期相關規定者,不以申請時敘明為程序要件。申請人如認為其專利申請案符合優惠期相關規定,申請時亦得於專利申請書之聲明事項欄勾選□本案符合優惠期相關規定,並載明公開事由、事實發生日期及檢附相關公開之證明文件,以利審查作業。專利申請案是否符合優惠期相關規定,將於實體審查審認之,相關審查基準,可參照本基準第二篇第三章4.「喪失新穎性或進步性之例外」。
(3) 有關優惠期規定之適用,申請人雖於申請時無須聲明,但於審查時若無法直接認定符合適用要件,仍須申請人敘明事實並予以證明。為避免日後的困擾,申請人應保存一切可能證明文件,例如委託書、契約書、雇傭證明、研究報告、實驗日誌等,以利日後佐證之用。

 

有關適用不喪失新穎性或進步性例外的優惠之情事包括「出於申請人本意所致之公開」與「非出於申請人本意所致之公開」,其定義分別為何?公開態樣是否有限制?

(1) 所謂「出於申請人本意所致之公開」,指公開係導因於申請人之意願,不限由申請人親自為之。因此,申請人(包括實際申請人或其前權利人)自行公開或同意他人公開,均包括在內。
(2) 所謂「非出於申請人本意所致之公開」,指公開係申請人本意不願公開,但仍遭公開之情形。因此,他人未經申請人委任、同意、指示、違反保密義務或以非法手段脅迫、詐欺、竊取發明所致之公開,均包括在內。
(3) 上述二種情事,包括因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會等,其公開之態樣並無限制。

 

優先權證明文件可以用電子檔為之?

申請人如以本局規定之電子檔檢送優先權證明文件並釋明與正本相符者,則
無庸再檢送優先權證明文件正本。該電子檔僅得以光碟片(DVD)檢送。
(一)本局認可之優先權證明文件電子檔來源如下:
1.外國專利專責機關核發之優先權證明文件光碟(DVD)之電子檔。
2. 外國專利專責機關以網路核發之優先權證明文件電子檔。
3. 以外國專利專責機關核發之紙本優先權證明文件自行掃描製作之電子檔。紙本掃描時,圖檔格式應為JPG、TIF、GIF或BMP檔案,掃描解析度300x300DPI以上,再合併轉成A4直式列印格式、可讀取、且不含保全之PDF檔案。每一優先權證明文件原則上應為1個檔案。
(二)本申請書所附送優先權證明文件電子檔之【唯讀】DVD光碟,該光碟可為外國專利專責機關核發之優先權證明文件DVD光碟片或其複製片;或前述(一)2、3電子檔燒錄之DVD光碟片,如主張複數優先權之案件,於燒錄該光碟片時,請將2個以上之優先權證明文件電子檔燒錄於同一片光碟。光碟片上應註明所有優先權基礎案案號。

 

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